在頻繁的侵權訴訟新聞中，每當有最終判決出現時，大家第一個想到的就是找出判決書看看法官是以那些原則或準則來判定是否侵權。本文卻想從另一個角度、另一種參考資料來揭露訴訟過程裡，在法官、原告、被告各自口頭表述的堅持下，我們可以學到一些什麼。

因此，本篇文章是筆者以聆聽美國聯邦巡迴上訴法院 (Court of Appeals for the Federal Circuit ， CAFC) 之口頭辯論 (Oral Arguments) 後所整理出的感受及心得。以下兩篇案例的口頭辯論內容是來自於 http://oralarguments.cafc.uscourts.gov/ 的 MP3 檔案，希望能夠透過這種宛如親臨聯邦巡迴上訴法院的真實感，找出在美國專利實際運用時對讀者有用的資訊。

你一定很好奇，存在與不存在有什麼好比較的，不就是一個有、一個沒有嗎？可是在專利說明書的撰寫上，一個元件的存在可能會限縮了專利的保護範圍，而一個事前就做好專利迴避攻防計劃的人，他也可以適當的描述及保護一個不存在元件的實施例來充分保護所申請的專利。

【 案件簡介 】
美國聯邦巡迴上訴法院「 CAFC 」案號： 2007-1241 (TIP SYSTEMS v. PHILLIPS & BROOKS/ GLADWIN) 。本案件的發明是關於監獄裡供犯人所使用的電話裝置，特別是具備了一種比較 「 安全的 」電話機聽筒，意指能防止犯人濫用的電話裝置。

【 圖示簡介 】
以下列出與此案相關的一些重要圖示，分別是原告第 '169專利 (美國專利 6,009,169)之FIG. 1及FIG. 3，以及原告第 ‘828專利 (美國專利 6,512,828 )之FIG. 3。從第 '169 專利的兩張圖示可以看出，此電話機裝置包括了一支把手 (handle) 、一個聽筒 (handset) 、和一傳話筒。而該把手的功能是搭配另外兩個支架 (brackets) 來扣住電話機裝置，除了達到固定的作用外，尚有連結聽筒及傳話筒在一起的功能。但被告的電話機裝置是用另一種支架分別扣住聽筒及傳話筒，並且只包括聽筒、傳話筒和支架裝配，而沒把手。

【 口頭辯論 】
出席法官：首席法官 Michel 、巡迴法院法官 Prost 、美國國際貿易法院法官 Pogue 。

本案之口頭辯論，其討論重點似乎是放在均等論 (Doctrine of Equivalents ， DOE) 上 。有趣的是其中一位出席法官在辯論一開始就馬上提醒原告律師 Gary Samms( 代表 TIP 系統 ) ，應該曉得所有出席的法官多少都已研讀過該案的相關背景資料，所以在這種情況下，不需要再浪費大家的寶貴時間來討論該案件的背景事實。

由此，原告律師進入主題，開始敘述第 '169 專利的 FIG. 3 已揭露了本案重要的電話機裝置──聽筒，並且該聽筒包括了一支把手。他並強調，該電話機聽筒是包括一支把手、一個聽筒、和一傳話筒在一塊的。另外，原告律師表示他們的論據是 來至 於均等論：也就說相當於該把手的結構即均等為「沒有」把手的一樣。

其中一位出席法官回應表示，以上論點聽不太懂。 因此 原告律師 Gary Samms 補充說明，就 「字面上」而言，該把手確實沒有能以相同的結構來替換的物件， 但是 他認為「實際上」真正如同把手的均等結構應該是指：譬如該被告的裝置中所使用的「兩個支架」，其功能即是分別用於扣住聽筒及傳話筒並也維持聽筒及傳話筒之間的距離。另外，他又從原告的電話機聽筒來說明該把手的功能是，用於搭配兩個支架來扣住該電話機聽筒以保持固定及維持聽筒和傳話筒之間距離的作用。

被告的電話機聽筒裝置是用支架分別扣住聽筒及傳話筒。這裡的支架被原告律師 Gary Samms 認定為與原告第 '169專利的把手及支架視為均等。他另外強調有用螺絲固定並安裝該支架，因此他認為用螺絲來固定對於均等論來說是扮演很重要的一件因素。

其中一位出席法官回覆說：他想知道上述分析是否是將原告的第二個 '828 專利視為無效的，因為他認為在原告的均等論考量下，第二個專利根本是沒有必要的，而且也是無效的。該法官認為在均等論考量之下，原告的電話機聽筒包括了：把手、聽筒、支架裝配和傳話筒在一塊，因此應當是無法與被告的電話機聽筒視同為均等的，因為被告的電話機聽筒只包括了：聽筒、傳話筒和支架裝配，但沒有把手。

有趣的是，為了說服以上幾位法官，原告律師 Gary Samms 還提出了以下類推： 如果有一權利項具備Ａ、Ｂ、Ｃ及Ｄ元件，而侵權產品如果只包括了Ａ、Ｂ和Ｃ，但其Ｂ和Ｃ提供了相同於前一專利的Ｄ的功能，那就是侵權了。然而，法官認為許多過往的判例經驗指出：如果任何一個權利限制是明確地被表達出來的話，那就不能被忽視掉。也就是說既然有包括，就應當視為是重要的。因此，該權利限制項是不能被忽略掉。

被告律師 John Schneider 是 來自於德州休斯頓的 Fulbright & Jaworski 律師事務所，在該口頭辯論庭中，主要以均等論及權利範圍之解釋 (claim construction) 做為主要說明 。被告律師 John Schneider 首先解釋：該第 '828 專利的聽筒和傳話筒是分開的。該第 '828 專利與第 '169 專利相比之下，似乎看得出來是顯而易見的變化形態。他認為在第 '828 專利，原告是被迫去刪除掉「handset」才克服了審查委員的 駁回 。

被告律師又強調說：按照案件歷史來看，可看出如果原先專利審查時原告針對「沒有把手」及 「有把手」的均等性若沒能做出辯護，那應當可推論為原告在當時並不認為是如此，也就說原告原本可以說以上均等性是按照 固有 / 本質上 (inherent) 的支持為其敘述依據 ， 來爭取以上的 均等性，但很明顯的是，他們並沒這樣做 。

被告律師另外強調： 原告在辯論當中 ， 並沒有使用完整的均等論判斷原則，即功能 - 手段 - 結果 ( Function-way-result) 三部分析法來檢驗比較 。 譬如說，與第 '169專利相比之下被告的裝置並不是使用固定式的把手，而卻是用可拆式的支架裝配來固定住聽筒和傳話筒，因此使用的固定「手段」(way)即是不同的。(另外雖然原告的第 '828專利的聽筒和傳話筒也是分開的，但是被告和'828專利的裝置在整體相比之下，是不同的。)

然而，法官好像聽不太懂以上 被告律師所提出 的「手段」 (way) 論點，特別是有關於固定式及可拆式的區別性，因此被告 律師 John Schneider 又繼續 解釋，該 可拆式支架裝配可額外分別拆取聽筒和傳話筒，因此將可方便於後續的維修 。