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>專利知識庫>專利 Q & A

若於領證費繳付後至證書核發前呈報先前技術 (IDS) ,需注意那些法律效果?

   
   
   
   
   
 
智財局擴大辦理「新型專利技術報告通知說明作業」重點有那些?
 

由於新型專利的申請採「形式審查制」,因此在新型專利形式審查公告後,可經由專利權人或其他任何人提出「新型專利技術報告」之製作申請,再由智慧財產局指派審查委員進行專利要件之評價。

智慧財產局於今年初開始實施對新型專利提出技術報告之申請人若為「專利權人」者,該局於審閱新型專利時,若發現有不具新穎性及(或)不具進步性要件時,於完成調查比對後,寄發技術報告書前,均會先行通知新型專利權人,以便其提出說明(處理期間約 30 天)。

據智慧財產局表示,為能全面提供新型專利權人有及時表達意見的機會,該局於今年 8 月 1 日起開始擴大 「 新型專利技術報告通知說明作業 」 適用範圍。新的適用範圍如下
1. 申請者適用對象擴大至「任何人」
所有提出新型專利技術報告申請者(即包括專利權人或其他任何人),智慧財產局於審閱新型專利時,發現有不具新穎性及(或)不具進步性要件時,於完成調查比對後,寄發技術報告書前,均會先通知新型專利權人,以便其提出說明。
2. 多次申請新型專利技術報告
當新型專利技術報告 有多次申請的情況時,如有變更引用文獻或以核准更正後之申請專利範圍為比對基礎之情形,亦將「 再次通知 」新型專利權人,以便其提出說明。
 

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若於領證費繳付後至證書核發前呈報先前技術 (IDS) ,需注意那些法律效果?
 

依據美國專利審查指南,審查委員就「領證費繳付後,證書核發前」所提呈的先前技術僅會將其置入卷宗,並不會進行考量。因此,若申請人希望審查委員考量此階段所提出之先前技術,則需以申訴 ( 規費為 $ 130 美元 ) 撤回待領證狀態 ,並同時提出繼續審查或延續案。

但是需特別注意,由於領證費繳付後證書即將發出,因此,就領證費繳付後撤回待領證狀之申訴,美國專利局不一定核准,需視所需作業時間決定。因此,美國專利局建議,提出該申訴前,需先行電詢負責審查之申訴部門,以確定是否有足夠時間審理並核准撤回待領證狀態之申訴。
 

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申請美國不公開案有那些相關規定 ?
 

依據美國 35USC規定,美國案要求一併作「 不公開申請 」,必須具備法定要件才可成立。

不公開申請之法定要件為:
( 1 )該發明必需先前未在實行 18 個月早期公開制之其他國家提出申請,或未向實行 18 個月早期公開制之多邊國際協約提出申請 ;
( 2 ) 並且 , 在該發明向美國提出「不公開申請」之後,也未向實行 18 個月早期公開制之其他國家提出申請,或未向實行 18 個月早期公開制之多邊國際協約提出申請。

因此,若該發明已先在他國申請,則美國申請案即不得請求不公開申請;若該發明係在美國案申請不公開後,始向他國申請,則需從該發明向他國申請日起算之 45 天內,向 USPTO 通知該發明向他國申請之事實,如果未在 45 天內通知該事實,則該發明之美國申請案於 45 天經過後將被作廢。

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小實體向法國專利局提出新案申請,是否有相關優惠政策?
 
2005 年 7 月 26 日法國通過修訂《智慧財產權法典》〈法律篇〉第 612 條之 12(Art. L612-20) ,將規費減免辦法適用範圍擴大為包含自然人、中小企業,以及研究教學性質之非營利性組織後,至 2005 年 9 月 1 日及當日之後送件申請之發明專利申請案,只要符合小實體規費減免資格,均可在新案申請時向法國專利局提出申請,部分規費將獲 25% 的減免。

法國小實體規費減免辦法適用資格可分三類:
1. 自然人。
2. 中小企業。中小企業須完全符合以下條件:
 
(1) 員工人數不超過 250 人;
(2) 年營收低於 5000 萬歐元。
 
需注意,雖符合 2(1) 、 (2) 之中小企業定義,然有非中小企業實體持有該公司超過 25% 資產時,仍不得適用小實體規費減免優惠辦法。
3. 研究教學性質之非營利性組織。

適用規費:
包括(但不限於)以下各項
1.
申請費 ( 含紙本申請及電子申請 ) ;
2.
超項費;
3.
檢索報告費;
4.
2~7 年年費。 (超過七年以上之年費,無小實體規費減免優惠,適用一般規費。)

注意事項:
A.
申請適用小實體規費減免辦法者,須於申請日起算一個月內向官方提出請求。
B.
若法國專利局認定有不實呈報情事,可處缺繳欠款十倍以下之罰金。
C.
關於喪失小實體資格之處理方式,現行法規並未規定,也無相關消息可供研判。惟為求慎重,若有喪失小實體資格之情況發生,請盡速告知敝公司客服人員,以免造成專利申請過程中程序暇疵,影響日後專利權行使。

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申請人欲以 Express Abandonment主動放棄申請案以避免其公開有那些需注意的重要事項 ?
 

首先申請人應了解Express Abandonment 主動放棄作法法律效果的嚴重性。官方期限內應有作為而未為,從而導致廢案者,仍有機會以依 37 CFR1.137(b) 非故意延遲理由 (unintentional) 救回。但若申請人以 Express Abandonment 表明放棄專利申請意願,且經 USPTO 相關人員受理終結其審理程序,即不符「非故意」一詞定義,應依 35 USC 102(c) 不予專利,此時將無法依前述方式挽回之,案件將確定終局廢棄

而若欲以 Express Abandonment 主動放棄申請案以避免其公開,需特別注意放棄時點。根據 USPTO 作業流程,一案多在預定公開日數日前完成公開準備 (technical preparation for publication) ,而完成公開準備後即進入公開作業排程,此時主動放棄亦無法阻止其公開。

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專利申請若有需要辦理公證,應如何自行辦理 ?
 

攜帶下列必備文件至有公證人事務所辦理即可。事務所於核對資料後會將正本發還,影本、抄錄本交給公證人存卷,若相關文件備齊,公證作業數分鐘即可完成。
必備文件 :
a. 需公證之文件 。
b. 公司變更事項登記卡正本或影本,若為提供影本,其上之大小章必須清晰。 ( 有些事務所也可提供抄錄本辦理 。 )
c. 營利事業登記證影本 。 ( 有些事務所可以不提供 。 )

公證費用約 NTD 750/份(英文版)

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中國專利權是否可行使於澳門特別行政區?
 
否,澳門特別行政區之專利權需另行申請。專利申請案於中國國家知識產權局專利公報公佈授予專利權後3個月內,尚可提交申請所需文件,延伸申請澳門特別行政區的保護。

以下簡述注意事項:

提交發明專利延伸申請後,無須再提出實質審查,一般情況下四個月左右可領取註冊證。

中國發明專利延伸澳門,其專利期限起算日自中國發明案申請日為計, 總計 20 年。
首三年的年費已包含在延伸申請費內,其後每年需在有關專利的上一年度到期日屆滿前的 6 個月內繳納年費。

( 法規條文引用中國工業產權法律制度第 131條第二款、第135條及第7/2004號行政長官公告第4條、第5條 ,日後若有公告不同規範者,從其規範。 )
 

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