若於領證費繳付後至證書核發前呈報先前技術 (IDS) ,需注意那些法律效果?
由於新型專利的申請採「形式審查制」,因此在新型專利形式審查公告後,可經由專利權人或其他任何人提出「新型專利技術報告」之製作申請,再由智慧財產局指派審查委員進行專利要件之評價。
智慧財產局於今年初開始實施對新型專利提出技術報告之申請人若為「專利權人」者,該局於審閱新型專利時,若發現有不具新穎性及(或)不具進步性要件時,於完成調查比對後,寄發技術報告書前,均會先行通知新型專利權人,以便其提出說明(處理期間約 30 天)。
依據美國專利審查指南,審查委員就「領證費繳付後,證書核發前」所提呈的先前技術僅會將其置入卷宗,並不會進行考量。因此,若申請人希望審查委員考量此階段所提出之先前技術,則需以申訴 ( 規費為 $ 130 美元 ) 撤回待領證狀態 ,並同時提出繼續審查或延續案。
依據美國 35USC規定,美國案要求一併作「 不公開申請 」,必須具備法定要件才可成立。 不公開申請之法定要件為: ( 1 )該發明必需先前未在實行 18 個月早期公開制之其他國家提出申請,或未向實行 18 個月早期公開制之多邊國際協約提出申請 ; ( 2 ) 並且 , 在該發明向美國提出「不公開申請」之後,也未向實行 18 個月早期公開制之其他國家提出申請,或未向實行 18 個月早期公開制之多邊國際協約提出申請。 因此,若該發明已先在他國申請,則美國申請案即不得請求不公開申請;若該發明係在美國案申請不公開後,始向他國申請,則需從該發明向他國申請日起算之 45 天內,向 USPTO 通知該發明向他國申請之事實,如果未在 45 天內通知該事實,則該發明之美國申請案於 45 天經過後將被作廢。
首先申請人應了解Express Abandonment 主動放棄作法法律效果的嚴重性。官方期限內應有作為而未為,從而導致廢案者,仍有機會以依 37 CFR1.137(b) 非故意延遲理由 (unintentional) 救回。但若申請人以 Express Abandonment 表明放棄專利申請意願,且經 USPTO 相關人員受理終結其審理程序,即不符「非故意」一詞定義,應依 35 USC 102(c) 不予專利,此時將無法依前述方式挽回之,案件將確定終局廢棄 。 而若欲以 Express Abandonment 主動放棄申請案以避免其公開,需特別注意放棄時點。根據 USPTO 作業流程,一案多在預定公開日數日前完成公開準備 (technical preparation for publication) ,而完成公開準備後即進入公開作業排程,此時主動放棄亦無法阻止其公開。
攜帶下列必備文件至有公證人事務所辦理即可。事務所於核對資料後會將正本發還,影本、抄錄本交給公證人存卷,若相關文件備齊,公證作業數分鐘即可完成。 必備文件 : a. 需公證之文件 。 b. 公司變更事項登記卡正本或影本,若為提供影本,其上之大小章必須清晰。 ( 有些事務所也可提供抄錄本辦理 。 ) c. 營利事業登記證影本 。 ( 有些事務所可以不提供 。 )
公證費用: 約 NTD 750/份(英文版)
提交發明專利延伸申請後,無須再提出實質審查,一般情況下四個月左右可領取註冊證。